Renovar o no renovar tu marca: esa es la cuestión

Al cumplirse 10 años de vigencia de una marca, llega el momento para el titular de decidir si la
renueva o no, so pena de perder la protección respecto del signo. Y aunque la típica recomendación
es que se proceda con su renovación, esta no es siempre la mejor alternativa.

Y es que, al renovar una marca, no es posible hacer modificaciones respecto de los elementos del
signo y tampoco es posible ampliar su cobertura. Así, es muy usual que pasados 10 años desde que
se concedió el registro (o se renovó desde la última vez), la marca haya sido modificada por su titular y se esté utilizando de una forma distinta a la que fue concedida (por ejemplo, con un logo o colores distintos e incluso con elementos nominativos adicionales).

También es común que se haya ampliado el objeto social de la empresa y que, eventualmente, se comercialicen productos o se presten servicios a través de la marca registrada, que no se encuentran incluidos en la cobertura del signo tal y como fue registrado.

Por lo tanto, si se renueva la marca y esta se está utilizando de una forma distinta a la que fue
registrada, su protección no estará garantizada pues en la práctica se estaría haciendo uso de un
signo distinto, no registrado.

El riesgo de que ello ocurra es que si un tercero o competidor presenta acción de cancelación por no uso en contra de ese registro, es muy probable que el titular de la marca no cuente con elementos probatorios para defenderse del “no uso”, pues las pruebas mostrarían la utilización de un signo distinto al registrado, por lo que la Superintendencia de Industria y Comercio procedería a cancelar la marca.

De la misma manera, es muy probable que se tengan dificultades en la negociación de licencias o franquicias que involucren dicha marca, puesto que la otra parte podría alegar que no se cuenta con una adecuada protección respecto del derecho que se está licenciando.

Es por eso que es fundamental que a la hora de la renovación de la marca (e idealmente, unos años
antes), se verifique que la marca se sigue usando de la misma forma en la que fue registrada, para
los mismos productos y servicios. Si es así, sin duda alguna, se sugiere la renovación del registro. Si no es así, la recomendación será la de no renovarla y más bien solicitar un nuevo registro de marca que involucre el nuevo logo o marca, con la nueva cobertura.

Ahora bien, es fundamental que, si se va a proceder con un nuevo registro y la no renovación de la
marca anterior, dicha solicitud se realice antes de que perezca el derecho previo, con el fin de que
no se presente un periodo de tiempo en el que no haya protección y en el que un tercero pudiese
adelantarse y solicitar el registro de una marca igual o similar.

El monitoreo constante por parte del área legal de la empresa o del abogado externo respecto del
uso de las marcas en el mercado es clave para diagnosticar el estado del portafolio y la necesidad o
no de renovar registros o solicitar nuevas marcas de manera oportuna.